Недобросовестная конкуренция (обратный захват).
Доменное имя может быть использовано и при недобросовестной конкуренции. Так, нередки случаи, когда недобросовестные лица регистрировали домен с использованием названия уже зарегистрированного товарного знака третьего лица. В связи с чем, последнему приходилось обращаться за судебной защитой. Причем, суды не всегда становятся на сторону владельца товарного знака. Приведём пример, Компания «G.H. Mumm & Cie» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Юсупову Ш. Д. о защите исключительных прав на товарный знак путем запрета ответчику использовать товарный знак «MUMM», принадлежащий истцу, в доменном имени mumm.ru в сети Интернет. Суды первой и кассационной инстанции отказали в удовлетворении исковых требований мотивируя это тем, что факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, поскольку доказательств использования ответчиком доменного имени mumm.ru в коммерческой деятельности не представлено. ВАС (Постановление ВАС от 18 мая 2011 года № ВАС-18012/2010 по делу № А40-47499/2010) встал на сторону правообладателя товарного знака указав следующие принципиальные моменты:
- Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Кодекса);
- Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).
- В постановлении ВАС от 11.11.2008 года по делу № 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака.
Встречаются ситуации, когда доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака. В таких случаях необходимо оценит следующие обстоятельства:
- используется ли данное доменное имя?
- связано ли доменное имя с деятельностью его обладателя (например, с фирменным наименованием или выпускаемым товаром);
- оспаривалась ли обладателем доменного имени регистрация товарного знака другим лицом?
Таким образом, можно сделать вывод о сложившейся единообразной практике по которой правообладатель товарного знака имеет приоритет перед обладателем доменного имени и может предъявить требование о запрете пользования последним.
Тем не менее, мы советуем при регистрации товарного знака регистрировать и доменное имя (и наоборот) для того, чтобы избежать подобных конфликтов.