И первым был домен... Или товарный знак?

Автор статьи: Людмила Харитонова

Утверждение, что сегодня домен стоит в одном ряду с товарным знаком (по сути стал онлайн-брендом), можно принять за аксиому. Однако аксиому – только для отрасли и никак не зафиксированную законодательно: правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК. В отличие от правового режима того же товарного знака.

В результате, в судебных спорах между владельцем товарного знака с одной стороны и администратором домена - с другой (за право обладания тем или иным доменным именем), приоритет отдается именно владельцу исключительных прав - более 80% доменных споров решаются в их пользу. Однако 20% все же остаются за доменами и их владельцами. Так каково же соотношение домена и товарного знака, кто главнее и кто/какие обстоятельства это решают?

Ответ на этот вопрос ниже - в статье профессионального юриста, изучившего материалы российской судебной практики.

1.

При рассмотрении дел суды  вынуждены  самостоятельно давать определение домену.

Так, в одном из решений суд отметил: «…в свою очередь, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в уникальное символьное имя, облегчающее поиск в сети Интернет» (Решение по делу № А40-138884/2013 от 4 марта 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы).

В другом решении  суд указал, что « …учитывая положения п. 15 ст. 2 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определившее понятие доменного имени как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет», суд пришел к выводу, что домен не является вещью или средством индивидуализации, не имеет собственников » (см. Постановление по делу № А40-169281/2013 от 26 сентября 2014 года, 9-й Арбитражный апелляционный суд).

В свою очередь, товарный знак в ст. 1477 ГК РФ определяется, как средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Для возникновения прав на товарный знак необходима соответствующая регистрация.

2.

Учитывая, что товарный знак является объектом исключительных прав, регистрация доменного имени, схожего с товарным знаком, признается нарушением исключительных прав.

Так, суды отмечают, что « …в силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (см. Решение по делу № СИП-416/2013 от 11 апреля 2014 года, Суд по интеллектуальным правам).

Таким образом, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг (при условии, что владелец доменного имени и товарного знака – разные лица). В результате потерпевшая сторона может предъявить иск «нарушителю» - так возникает доменный спор.

3.

Для разрешения спора имеют значение следующие факты:

А. Тождественность товарного знака и доменного имени (по фонетическому, графическому, семантическому признакам). Это может быть как полным совпадением, так и схожестью до степени смешения (то есть если домен ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия). Важно отметить, что схожесть может быть установлена и тогда, когда доменное имя представляет лишь часть товарного знака (и наоборот). Например, установлено сходство товарного знака «MIRAX» и домена miraxa.net.ru ( Решение АС г. Москвы от 6 октября 2011 года по делу № А40-40473/2011) или  сходство товарного знака «SAMSUNG» и доменного имени samsungkies2.ru ( Решение СИП по делу № А56-8524/2014 от 10 декабря 2014 года).

Б. Виды деятельности владельца домена и товарного знака (пересекается ли данная деятельность). Оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знаком, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак. Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В. Что зарегистрировано ранее - домен или товарный знак. Надо отметить, что практика разрешения подобных споров до сих пор неоднозначна. В 2009 году Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п.9 ст.1483 ГК РФ является основанием для принятии судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу №9833 говорится: в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки (в том числе во взыскании компенсации) истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

Однако позднее, в том числе, учитывая правовую природу доменного имени, суды стали указывать, что дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения. Сам по себе тот факт, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака не может лишать правообладателя прав на защиту товарного знака (см. решение по делу № А40-74313/2013 от 29 апреля 2014года, АС г. Москвы).

И все же, по общему мнению, дата регистрации является важным моментом для определения степени вины и ответственности за нарушение исключительных прав.

Г. Наличие законных самостоятельных прав на использование доменного имени. Например, владелец доменного имени имеет компанию с одноименным фирменным названием либо имеется связь с другим средством индивидуализации. Так, в одном из дел суд, отказывая в удовлетворении требования владельца товарного знака, указал: «…Соответствующее доменное имя реально используется ответчиком в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием, что подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства. Само по себе обстоятельство того, что ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака, не означает, что у него не имеется законных прав и интересов в отношении принадлежащего ему доменного имени» (см. Постановление по делу № А60-38763/2013 от 20 июня 2014 года, 17-й ААС).

Д. Поведение владельца доменного имени и использование сайта. Например, негативным моментом, влекущим последствия, будет предложение со стороны владельца доменного имени продать домен владельцу товарного знака (во внимание будет приниматься и  предлагаемая стоимость). Такое предложение может быть сделано и путем размещения информации на самом сайте.

Ниже мы приводим все имеющие значение факты и степень их важности для разрешения доменного спора:

Как видно, решающим в споре является совпадение (смешение) товарного знака и доменного имени.

4.

Если судом установлено, что доменное имя нарушает права на товарный знак, нарушителя может ожидать:

А. Компенсация. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе, с учетом характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Б. Запрет на использование и прекращение прав на администрирование доменного имени.

В. Безвозмездная передача прав на доменное имя правообладателю.

Г. Публикация решения суда в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

5.

Учитывая возможные неблагоприятные последствия, имеет смысл перед регистрацией доменного имени провести поиск на совпадение с уже зарегистрированными товарными знаками. И если совпадений не найдено, стоит самостоятельно подать на регистрацию и зарегистрировать товарный знак.