Извините, ваш браузер не поддерживается. Пожалуйста, установите любой актуальный браузер и возвращайтесь!

 

Информационный бюллетень № 8 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Кто виноват? (Производитель или Заказчик) 


Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ на примере бренда Нamé разобрался с вопросом, как распределить ответственность между заказчиком и производителем контрафактного товара. Суд первой инстанции решил, что платить должны все, а вышестоящие инстанции — что только заказчик, так как производитель в гражданский оборот продукцию не вводил.
 ВАС указал на наличие двух подходов при решении данного вопроса: «Один из подходов состоит в следующем. В соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 4.1 дополнительного соглашения от 02.04.2007 г. к договору поставки от 01.01.2006 г. упаковка для производимых заводом паштетов поставляется обществом «Рузком», которое своими силами и за свой счет разрабатывает дизайн этикеток и упаковок (включающий в себя торговую марку, изображение и пр.) и самостоятельно несет ответственность за нарушения прав третьих лиц в связи с использованием обозначений, размещаемых на данных этикетках и упаковках. Доказательств, подтверждающих самостоятельное использование заводом обозначения «Наше», сходного до степени смешения с товарным знаком «Нame», а равно введения в гражданский оборот товаров с указанным обозначением именно заводом, в материалах дела не имеется. Поэтому признаки нарушения исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Нame» в действиях завода отсутствуют. Указанную позицию заняли суды апелляционной и кассационной инстанций по настоящему делу.
Иная позиция состоит в следующем. По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1484 нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, в том числе путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Материалами настоящего дела подтверждено помещение произведенной заводом на основании договора поставки с обществом «Рузком» от 01.01.2006 г. и дополнительного соглашения к нему от 02.04.2007 г. продукции в предоставленную обществом «Рузком» контрафактную упаковку, на которой незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «Нame» (пункт 1 статьи 1515 Кодекса). Указанные обстоятельства свидетельствуют о совершении заводом нарушения исключительных прав общества «Хаме с.р.о.» на товарный знак «Нame», предусмотренного пунктом 3 статьи 1484 Кодекса. Таким образом, нарушение исключительного права на товарный знак имеет место и в том случае, когда нарушитель осуществляет затаривание собственного товара в упаковку, на которой другим лицом незаконно нанесен товарный знак. Следовательно, применение к заводу ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 1515 Кодекса, является правомерным».
Таким образом, ВАС поддержал суды, придерживающиеся первой позиции. 
 

Как компенсировать? (подход ВАС)

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Размер компенсации определяется в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, определяемой в том числе в двукратном размере стоимости контрафактного товара.  Из материалов дела следует, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.
 С учетом изложенного маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое. Обществом «ТД «Виноградные вина» была ввезена на территорию Российской Федерации и введена в гражданский оборот контрафактная продукция в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей 80 копеек, поэтому, исходя из двукратной стоимости ввезенной контрафактной продукции, компенсация могла быть взыскана в сумме 2 376 017 рублей 60 копеек. Тогда как Истец просил взыскать компенсацию в размере 4 752 035 рублей.
Таким образом, ВАС обращает внимание на взаимосвязь между количеством контрафактной продукции и размером компенсации.

Что является нарушением?

ВАС рассматривая спор о незаконности товарного знака на сопроводительной документации на товары представленной в таможню указал «под незаконным использованием товарного знака понимаются действия, в том числе по размещению товарного знака на товарах и документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также ввоз таких товаров на территорию Российской Федерации. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Степень смешения

В Арбитражном суде г. Москвы продолжается спор между американской корпорацией Google Inc., владеющей крупнейшей поисковой системой Google, и компанией Weblink Ltd. Стороны не могут прийти к общему мнению относительно возможности существования таких доменов, как googl.ru и gugl.ru. В настоящий момент для рассмотрения спора привлечены эксперты, перед которыми поставлены следующие вопросы:
  • Являются ли обозначения, использованные в доменных именах «GOOGL.RU» и «GUGL.RU», тождественными или сходными до степени смешения с товарными знаками «GOOGL» и «Гугл» по свидетельствам №350962 и №191819?
  • Существует ли с позиции рядового потребителя вероятность смешения обозначений, использованных в доменных именах «GOOGL.RU» и «GUGL.RU», и товарных знаков «GOOGL» и «ГУГЛ» по свидетельствам №350962 и №191819? Как меняется данная вероятность при сравнении указанных обозначений в целом (общее восприятие), фонетическом и визуальном? В другом споре рассматривая наименования «Оптима Золотая» и "Ява Золотая"АС Москвы указал «В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 269328, 269327, 268161, 268160, 281603, 249994, 214145 было установлено, что противопоставленные товарные знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЗОЛОТАЯ». При этом словесные элементы «ЗОЛОТАЯ» в сравниваемых обозначениях написаны стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, в связи, с чем по графическому критерию данные обозначения также являются сходными.
 Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. № 197, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком. Соответственно, семантическое и фонетическое тождество, а также сходство по графическому критерию словесного элемента «ЗОЛОТАЯ» обуславливает собой сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.
Более того, при появлении на рынке разных сигарет, содержащих на упаковке обозначение «ЗОЛОТАЯ», у потребителя может возникнуть представление о том, что эти сигареты выпускаются одним производителем, что не соответствует действительности и противоречит законодательству.
Оценивая указанные обозначения, судом установлено, что имеет место столкновение двух не идентичных, однако схожих товарных знаков, зарегистрированных в отношении идентичных товаров и услуг, в связи, с чем для охраны первых товарных знаков наличие сходства с ними более позднего знака и угроза его смешения с этими знаками должна быть установлена судом с учетом всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.
Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки фонетически, визуально и семантически сходны. При этом высокая степень фонетического сходства обуславливает сходство товарных знаков в целом. Кроме того, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.»

ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «Зарцын и партнеры» По всем вопросам Вы можете обращаться к управляющему партнеру Людмиле Харитоновой (Kharitonova.L@zarlaw.ru) 8 (926) 608-83-01

Москва, ул. Вавилова, д. 57Ас1
Консультант доступен в будни с 10:00 до 19:00 по Москве

 
   
 

Москва, ул. Вавилова, д. 57Ас1
Консультант доступен в будни с 10:00 до 19:00 по Москве

ООО Юридическая компания «Зарцын и партнеры»
ИНН   7736683214
КПП   773601001
ОГРН  5147746257247